Оглавление:

Вопрос: Может ли предварительный лицензионный договор, не зарегистрированный в Роспатенте, подтверждать использование товарного знака? (Книга Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. — Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.)

Документ отсутствует в свободном доступе.
Вы можете заказать текст документа и получить его прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем системы ГАРАНТ, то Вы можете открыть этот документ прямо сейчас, или запросить его через Горячую линию в системе.

Вопрос: Может ли предварительный лицензионный договор, не зарегистрированный в Роспатенте, подтверждать использование товарного знака? (Книга Джермакяна В.Ю.)

Извлечение из книги Джермакяна В.Ю. 600 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики. — Специально для системы ГАРАНТ, 2017 г.

Продолжаемое издание стереотипно воспроизводит фрагмент хронологически предшествующего. В 2011 году вышло издание «100 вопросов по товарным знакам: разъяснения правоприменительной практики», в 2012 году оно было дополнено вопросами N 101-200, в 2013 году — вопросами N 201-300, в 2014 году — вопросами N 301-400, а в 2015 году — вопросами N 401-500. В актуальном издании вниманию читателя представлены новые вопросы: N 501-600.

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013 Суд отменил ранее принятое решение по делу о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака, которым заявленное требование удовлетворено, и направил дело на новое рассмотрение, указав на неправильное применение судом норм права о лицензионном договоре и государственной регистрации результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации

Постановление президиума Суда по интеллектуальным правам от 1 апреля 2014 г. N С01-148/2014 по делу N СИП-110/2013

Резолютивная часть постановления объявлена 27 марта 2014 года.

Полный текст постановления изготовлен 1 апреля 2014 года.

Президиум Суда по интеллектуальным правам в составе:

председательствующего — председателя Суда по интеллектуальным правам Новоселовой Л.А.;

членов президиума: Корнеева В.А., Уколова С.М., Химичева В.А.,

при участии судьи-докладчика Рассомагиной Н.Л.,

рассмотрел в судебном заседании кассационную жалобу индивидуального предпринимателя Никулина Александра Николаевича (г. Харьков, Украина)

на решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 по делу N СИП-110/2013 (судьи Пашкова Е.Ю., Васильева Т.В., Погадаев Н.Н.)

по иску компании SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; Box 3540, Road Town, Tortola, British Virgin Island)

к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу

о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков вследствие его неиспользования,

с привлечением к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995, ОГРН 1047730015200).

В судебном заседании приняли участие представители:

от ответчика (заявителя кассационной жалобы) — Новиков К.А. по доверенности от 26.09.2013 N 5042;

от истца — Михайлов С.В. по доверенности от 06.12.2013, Сидорова М.А. по доверенности от 25.06.2013.

Президиум Суда по интеллектуальным правам

компания SUBO Investments LTD (СЬЮБО Инвестментс ЛТД; далее — компания) обратилась в Суд по интеллектуальным правам с иском к индивидуальному предпринимателю Никулину Александру Николаевичу (далее — предприниматель) о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 292617 в отношении части товаров 32 класса Международной классификации товаров и услуг для регистрации знаков (далее — МКТУ) вследствие его неиспользования.

На основании статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации определением Суда по интеллектуальным правам от 28.08.2013 к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент).

Решением Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 заявленное требование удовлетворено, досрочно прекращена правовая охрана товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 252472 в отношении товаров 32 класса МКТУ: минеральные и газированные воды и прочие безалкогольные напитки; фруктовые напитки и фруктовые соки; сиропы и прочие составы для изготовления напитков, в том числе аперитивы безалкогольные, арахисовое молоко (безалкогольный напиток), изотонические напитки, коктейли безалкогольные, лимонады, литиевая вода, напитки на основе молочной сыворотки, нектары фруктовые с мякотью, порошки для изготовления газированных напитков, сельтерская вода, содовая вода, соки овощные (напитки), составы для изготовления газированной воды, составы для изготовления минеральной воды, составы для изготовления напитков, столовые воды, таблетки для изготовления газированных напитков, томатный сок (напиток), фруктовые экстракты безалкогольные, шербеты (напитки), эссенции для изготовления напитков.

Не согласившись с решением суда первой инстанции, предприниматель обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой, в которой просит отменить оспариваемое решение и принять по делу новый судебный акт, которым в удовлетворении заявленных требований отказать. Заявитель кассационной жалобы ссылается на неправильное применение судом статей 429 , 1235 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее — Гражданский кодекс), указывает, что вопреки выводам суда предварительный лицензионный договор не подлежит государственной регистрации, а, соответственно, не может быть ничтожным в отсутствии такой регистрации. В подтверждение своего довода заявитель ссылается на правовую позицию, изложенную в пункте 14 «Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Информационным письмом Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 N 59, в котором указано, что предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации.

Заявитель кассационной жалобы указывает, что в материалах дела имеется достаточно доказательств, подтверждающих использование товарного знака под контролем правообладателя, однако суд первой инстанции необоснованно не принял их во внимание, сославшись на то, что эти документы основаны на ничтожном предварительном лицензионном договоре.

Компания представила отзыв на кассационную жалобу, в котором просит обжалуемый судебный акт оставить без изменения как законный и обоснованный.

В судебное заседание суда кассационной инстанции явились представители компании и индивидуального предпринимателя.

Роспатент в судебное заседание суда кассационной инстанции своих представителей не направил, о времени и месте рассмотрения кассационной жалобы извещен надлежащим образом.

В соответствии с частью 3 статьи 284 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации неявка в судебное заседание арбитражного суда кассационной инстанции лица, подавшего кассационную жалобу, и других лиц, участвующих в деле, не может служить препятствием для рассмотрения дела в их отсутствие, если они были надлежащим образом извещены о времени и месте судебного разбирательства.

На основании вышеизложенного, кассационная жалоба рассмотрена президиумом Суда по интеллектуальным правам в отсутствие представителя Роспатента.

В судебном заседании представитель предпринимателя доводы кассационной жалобы поддержал, просил ее удовлетворить.

В свою очередь, представитель компании против доводов кассационной жалобы возражал, просил оставить оспариваемый судебный акт без изменения.

Законность обжалуемого судебного акта проверена президиумом Суда по интеллектуальным правам в порядке, предусмотренном статьями 284 , 286 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Как следует из материалов дела и установлено судом первой инстанции, предприниматель является правообладателем словесного товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» по свидетельству Российской Федерации N 252472, зарегистрированного Роспатентом 29.07.2003 с приоритетом от 07.10.2002 в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ. Исключительные права на названный товарный знак предприниматель приобрел в результате заключения с обществом с ограниченной ответственностью «Компания «СЕСА» договора об отчуждении исключительного права на товарный знак в отношении всех товаров и услуг. Указанный договор зарегистрирован Роспатентом 06.10.2010.

Ссылаясь на то, что названный товарный знак не используется правообладателем на протяжении более трех лет, а также на свою заинтересованность в досрочном прекращении правовой охраны этого товарного знака в отношении части товаров, для которых он зарегистрирован, компания обратилась в суд с настоящим иском. В подтверждение своей заинтересованности в прекращении правовой охраны товарного знака ответчика истец указал на то, что ему принадлежат несколько товарных знаков по свидетельствам Российской Федерации N 149680, 208342, 319275, 311309, 312030 со словесным обозначением «МАСТЕР», товарный знак «МАСТЕР fruit» по свидетельству Российской Федерации N 374152, зарегистрированные Роспатентом в отношении товаров 32 класса МКТУ; право использования товарного знака «МАСТЕР fruit» предоставлено обществу с ограниченной ответственностью «Производственная компания «Лидер» на основании зарегистрированного Роспатентом лицензионного договора (неисключительная лицензия) в отношении товаров 32 класса МКТУ.

Смотрите так же:  Налог за воду 2011

В подтверждение осуществления лицензиатом деятельности по производству товаров 32 класса МКТУ компанией предоставлена бухгалтерская справка по оборотам производства и продаж.

Кроме того, компания указала на то обстоятельство, что с целью регистрации комбинированных товарных знаков со словесным элементом «MASTER FRUIT» она обратилась в Роспатент с соответствующими заявками N 2012705874, 2012705872, 2012705873, однако в результате экспертизы заявленных на регистрацию обозначений Роспатент установил, что они не могут быть зарегистрированы в качестве товарных знаков в отношении заявленных товаров 32 класса МКТУ, поскольку сходны до степени смешения с противопоставленным товарным знаком предпринимателя.

Оценив по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации представленные компанией доказательства, руководствуясь статьями 1484 , 1486 Гражданского кодекса, принимая во внимание разъяснения, содержащиеся в пункте 2.4 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации и Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 26.03.2009 N 5/29 «О некоторых вопросах, возникших в связи с введением в действие части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», суд первой инстанции признал компанию лицом, заинтересованным в прекращении правовой охраны товарного знака по свидетельству Российской Федерации N 252472, правообладателем которого является предприниматель, в отношении тех товаров 32 класса МКТУ, в отношении которых заявлены требования в настоящем споре.

В этой части выводы суда первой инстанции не оспариваются.

В свою очередь, с учетом требований пункта 3 статьи 1486 Гражданского кодекса о возложении бремени доказывания использования товарного знака на правообладателя, суд первой инстанции оценил представленный предпринимателем предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011, заключенный между ним и обществом с ограниченной ответственностью «АВИТА НОВА» (далее — общество).

Суд констатировал, что названный договор содержит обязательство сторон заключить в будущем лицензионный договор об использовании товарного знака «МАСТЕР ФРУТ» в отношении товаров 29, 30, 31, 32 и услуг 35 классов МКТУ, а также условия о том, что предприниматель не возражает против использования обществом спорного товарного знака до заключения лицензионного договора с целью изучения и освоения рынка на территории Российской Федерации, о выплате вознаграждения и о контроле правообладателя.

Суд указал, что в подтверждение использования обществом спорного товарного знака предпринимателем представлены: контракт на поставку товара, сертификат соответствия, декларация соответствия, отчет общества о количестве поставленного на территорию Российской Федерации товара, маркированного спорным товарным знаком, инвойс.

По результатам оценки этого договора суд со ссылкой на статьи 429 , 1232 , 1235 Гражданского кодекса пришел к выводу о его ничтожности вследствие отсутствия государственной регистрации.

При таких обстоятельствах суд указал, что предварительный лицензионный договор от 01.01.2011 N 1-ТЗ/2011 и основанные на нем документы не могут быть признаны надлежащими доказательствами использования товарного знака.

Установив заинтересованность компании в прекращении правовой охраны спорного товарного знака и признав, что представленные предпринимателем в подтверждение использования товарного знака доказательства являются ненадлежащими, суд удовлетворил заявленные компанией требования.

Рассмотрев доводы кассационной жалобы, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, явившихся в судебное заседание, исследовав материалы дела, проверив правильность применения судом первой инстанции норм материального права и норм процессуального права, президиум Суда по интеллектуальным правам пришел к выводу о наличии оснований для отмены обжалуемого судебного акта в силу следующего.

В силу пункта 1 статьи 429 Гражданского кодекса по предварительному договору стороны обязуются заключить в будущем договор о передаче имущества, выполнении работ или оказании услуг (основной договор) на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Правовым последствием заключения предварительного договора является возникновение обязательств сторон этого договора по заключению основного договора.

Согласно пункту 2 статьи 429 Гражданского кодекса предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 Гражданского кодекса сделки совершаются устно или в письменной форме (простой или нотариальной).

Таким образом, требование о государственной регистрации договора не относится к форме договора.

Гражданское законодательство не содержит требования об обязательности государственной регистрации предварительного договора в том случае, если основной договор подлежит государственной регистрации.

Суд правильно указал, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1232 , пунктом 2 статьи 1235 Гражданского кодекса лицензионный договор на предоставление права использования товарного знака подлежит государственной регистрации, а несоблюдение требования о государственной регистрации влечет его недействительность.

Вместе с тем, положения части IV Гражданского кодекса не содержат специальных правил, предусматривающих обязательность регистрации предварительного лицензионного договора на передачу права использования объекта интеллектуальной собственности и в том случае, если соответствующий основной договор подлежит государственной регистрации.

Как отмечено в пункте 14 «Обзора практики разрешения споров, связанных с применением закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», утвержденного Информационным письмом Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 16.02.2001 N 59, предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации.

Данная правовая позиция может быть распространена и на предварительные лицензионные договоры.

При указанных обстоятельствах выводы о необходимости соблюдения требования о государственной регистрации предварительного лицензионного договора и о ничтожности этого договора вследствие несоблюдения названного требования, сделаны судом с нарушением норм материального права, а именно статей 158 , 429 , 1232 , 1235 Гражданского кодекса.

Пунктом 2 статьи 1486 Гражданского кодекса установлено, что использование товарного знака может осуществляться самим правообладателем, лицом, которому право использования товарного знака передано по лицензионному договору, а также иным лицом под контролем правообладателя.

Таким образом, иное лицо вправе осуществлять использование товарного знака, если правообладатель выразил свою волю на такое использование под его контролем.

Само по себе включение в предварительный лицензионный договор положений, в которых выражена воля правообладателя на использование товарного знака будущим лицензиатом в период до заключения лицензионного договора, не противоречит принципу свободы договора, закрепленному в статье 421 Гражданского кодекса.

При установлении факта использования товарного знака под контролем правообладателя суду следовало оценить все представленные доказательства в их совокупности, и по результатам оценки определить, осуществлялось ли использование товарного знака по воле правообладателя и под его контролем, независимо от наличия или отсутствия пороков выражения этой воли.

В связи с изложенными обстоятельствами, обжалуемый судебный акт подлежит отмене на основании частей 1 , 2 статьи 288 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, поскольку судом неправильно истолкованы положения статей 429 , 1232 , 1235 Гражданского кодекса, а вывод об отсутствии доказательств использования товарного знака является преждевременным и сделан без исследования и оценки представленных предпринимателем в подтверждение своей позиции документов.

Принимая во внимание, что для принятия законного и обоснованного судебного акта требуется исследование и оценка документов, которые были представлены предпринимателем в подтверждение использования товарного знака и факт наличия которых в материалах дела суд констатировал, а также иных документов, представленных предпринимателем, но оставленных судом первой инстанции без внимания (в том числе декларации на товары с отметкой таможенного органа), что невозможно в суде кассационной инстанции в силу его полномочий, дело в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 287 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации подлежит передаче на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

При новом рассмотрении суду необходимо устранить указанные недостатки, установить и исследовать все существенные для правильного рассмотрения дела обстоятельства, дать надлежащую оценку доказательствам, представленным предпринимателем в подтверждение использования товарного знака, и принять решение в соответствии с требованиями действующего законодательства, а также распределить судебные расходы в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации.

Руководствуясь статьями 286 , 287 , 288 , 289 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, президиум Суда по интеллектуальным правам постановил:

решение Суда по интеллектуальным правам от 16.12.2013 по делу N СИП-110/2013 отменить.

Дело направить на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление вступает в законную силу со дня его принятия.

Подлежит ли государственной регистрации предварительный лицензионный договор

Вопрос-ответ по теме

Подлежит ли государственной регистрации предварительный лицензионный договор на использование промышленного образца?

«Регистрация договоров с исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности

Законодательство об интеллектуальной собственности указывает на необходимость регистрации договоров по использованию результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, а именно:*

  • договора об отчуждении исключительного права (п. 2 ст. 1234 ГК РФ);
  • лицензионного договора (п. 2 ст. 1235 ГК РФ);*
  • договора коммерческой концессии (п. 2 ст. 1028 ГК РФ).

Договор об отчуждении исключительного права и лицензионный договор подлежат государственной регистрации в случае, если само исключительное право или средство индивидуализации, являющееся предметом договора, ранее было зарегистрировано.

Чтобы зарегистрировать договор об отчуждении исключительного права, лицензионный договор или договор коммерческой концессии, необходимо обратиться в Федеральную службу по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (Роспатент).*

Договоры об отчуждении исключительного права и лицензионные договоры Роспатент регистрирует в соответствии с Правилами государственной регистрации договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель, промышленный образец, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных и перехода без договора исключительного права на изобретение, полезную модель, промышленный образец, товарный знак, знак обслуживания, наименование места происхождения товара, зарегистрированные топологию интегральной микросхемы, программу для ЭВМ, базу данных (утвержденными постановлением Правительства РФ от 24 декабря 2008 г. № 1020).

Смотрите так же:  Лицензия исо 9001

Договоры коммерческой концессии Роспатент регистрирует в соответствии с приказом Минобрнауки России от 29 октября 2008 г. № 321 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по регистрации договоров о предоставлении права на изобретения, полезные модели, промышленные образцы, товарные знаки, знаки обслуживания, охраняемые программы для ЭВМ, базы данных, топологии интегральных микросхем, а также договоров коммерческой концессии на использование объектов интеллектуальной собственности, охраняемых в соответствии с патентным законодательством Российской Федерации».

2. Гражданский кодекс РФ (часть четвертая)

2. Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора, а если форма основного договора не установлена, то в письменной форме. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.*

Статья 1369. Форма и государственная регистрация договоров о распоряжении исключительным правом на изобретение, полезную модель и промышленный образец

Договор об отчуждении патента, лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на изобретение, полезную модель или промышленный образец, заключаются в письменной форме и подлежат государственной регистрации в федеральном органе исполнительной власти по интеллектуальной собственности*».

3. Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 16 февраля 2001 г. № 59 «Обзор практики разрешения споров, связанных с применением Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»

«14. Предварительный договор, по которому стороны обязуются в будущем заключить договор, подлежащий государственной регистрации, не подлежит государственной регистрации.*

Индивидуальный предприниматель на основании пункта 4 статьи 445 ГК обратился в арбитражный суд с иском к акционерному обществу о понуждении последнего заключить с ним договор аренды здания сроком на 25 лет на условиях, предусмотренных предварительным договором.

Возражая против предъявленного иска, акционерное общество в ходе судебного разбирательства заявило, что поскольку договор аренды здания сроком на 25 лет, который это общество обязалось заключить с предпринимателем, подлежал обязательной государственной регистрации, то в соответствии с пунктом 2 статьи 429 ГК и сам предварительный договор также подлежал такой регистрации. Однако он не был зарегистрирован и, следовательно, на основании пункта 3 статьи 433 ГК должен считаться незаключенным. Поэтому требования истца не подлежат удовлетворению, т.к. основываются на незаключенном предварительном договоре.

Арбитражный суд первой инстанции отказал истцу в удовлетворении иска, отметив, что на основании пункта 2 статьи 429 ГК предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора. Поскольку договор аренды здания подлежал государственной регистрации в силу пункта 2 статьи 651 ГК, то и предварительный договор также подлежал государственной регистрации. Несоблюдение правил о форме предварительного договора влечет его ничтожность.

Суд кассационной инстанции отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск о понуждении заключить договор аренды, указав, что в силу пункта 2 статьи 429 ГК к предварительному договору применяются только правила о форме основного договора. Установленное пунктом 2 статьи 651 ГК условие об обязательной государственной регистрации договора аренды здания или сооружения на срок не менее одного года не является элементом формы этого договора. Предварительный договор, по которому стороны обязались заключить договор аренды здания, подлежащий государственной регистрации, не является также и сделкой с недвижимостью, исходя из требований статьи 164 ГК. Предметом предварительного договора является обязательство сторон по поводу заключения будущего договора, а не обязательства по поводу недвижимого имущества.

С учетом изложенного суд кассационной инстанции признал, что предварительный договор не подлежал государственной регистрации*«.

* Так выделена часть материала, которая поможет Вам принять правильное решение.

Предварительный договор не подлежит государственной регистрации.

Предварительный договор заключается в форме, установленной для основного договора. При этом лицензионный договор подлежит государственной регистрации в случае, если само исключительное право, являющееся предметом договора, ранее было зарегистрировано. Промышленный образец также требует государственной регистрации.

Вместе с тем, Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 16 февраля 2001 г. № 59 указал, что в силу пункта 2 статьи 429 ГК к предварительному договору применяются только правила о форме основного договора. Установленное пунктом 2 статьи 651 ГК (в Вашем случае — п. 2 ст. 1235 ГК РФ и статьей 1369 ГК РФ) условие о государственной регистрации договора не является элементом формы этого договора.

Лицензионный договор

Виталий имеет более 7 лет юридической практики. Он присоединился к патентно-адвокатскому бюро «Гардиум» в 2012 году.

Лицензионный договор — это средство распоряжения исключительным правом. Согласно статье 1235 ГК РФ по лицензионному соглашению правообладатель (лицензиар) дает разрешение на использование охраняемого объекта интеллектуальной собственности (товарного знака, изобретения, промышленного образца, полезной модели, программы для ЭВМ и БД) в объеме, предусмотренном договором, другому лицу (лицензиату), а последний принимает на себя обязанность вносить лицензиару обусловленные договором платежи и (или) осуществлять другие действия, предусмотренные лицензионным соглашением.

Срок действия лицензионного договора

Действие договора, не является бессрочным и, ограничивается сроком действия правовой охраны передаваемого объекта. Как известно, срок действия объектов интеллектуальной собственности имеет определенные рамки: для товарного знака — 10 лет с возможностью продления действия регистрации, для изобретения — 20 лет, для промышленного образца — 5 лет с возможностью его продления, но не более чем на 25 лет, для полезной модели — максимально 10 лет. Так, например, договор на товарный знак можно заключить и зарегистрировать в Роспатенте на срок не более 10 лет. Стоит помнить, что заключать договор можно на уже зарегистрированный в Роспатенте объект.

Условия, которые должны быть отражены в лицензионном договоре

Лицензионный договор должен содержать следующие условия:

  • Предмет договора, а именно указание объекта интеллектуальной собственности, возможность распоряжения которым передается по договору.
  • Обозначение способов использования результата интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации. Помните, что лицензиат может использовать передаваемую интеллектуальную собственность только в том объеме, который предусмотрен договором.
  • Условие о размере вознаграждения или порядке его определения (для возмездного договора), а также условия безвозмездного пользования объектом интеллектуальной собственности.

Обратите внимание, что по общему правилу лицензионный договор является возмездным, поэтому, если в нем отсутствует условие о размере вознаграждения или о порядке его определения, такой договор считается незаключенным.

Форма договора с правообладателем

Согласно общему правилу, договор с правообладателем должен заключаться в письменной форме. Если данное правило не соблюдается, то договор признается недействительным. Исключения составляют:

  • договор о предоставлении права использования произведения в периодическом печатном издании, который может быть заключен в устной форме;
  • лицензионный договор присоединения, заключаемый в форме оберточной лицензии на право использования программ ЭВМ и баз данных. Его условия указываются на упаковке приобретаемой программы. Особенностью такого договора является то, что правообладатель программы или базы данных напрямую не контактирует с приобретателем лицензии, однако считается, что лицензиат дал свое согласие на соблюдение условий лицензионного договора (присоединился к лицензии) в момент, когда начал пользоваться программой или базой.

География распространения действия лицензионного договора

Охрана объекта интеллектуальной собственности имеет территориальный характер. Территория, на которую распространяется действие лицензионного соглашения, не может быть шире, чем территория правовой охраны объекта интеллектуальной собственности. И если он охраняется на территории РФ, то лицензионное соглашение может быть заключено только для использования объекта в Российской Федерации. Если объект интеллектуальной собственности охраняется на территории других стран, может быть заключен международный договор. Территория, на которой лицензиат вправе использовать объект по лицензии, может быть сужена: выбраны один или несколько субъектов страны, на территорию которых будет распространяться действие лицензии.

Виды лицензионных договоров

По объему предоставляемых прав лицензионные соглашения в основном сводятся к двум типам:

  • Простой неисключительный;
  • Исключительный.

При выдаче простой лицензии лицензиар сохраняет за собой право заключать аналогичные договоры с иными лицами, а также право применять объект на той же территории или в тех же пределах. В случае же с исключительной лицензией, правообладатель на время действия лицензионного соглашения теряет право не только заключать договоры, но и самостоятельно использовать свою интеллектуальную собственность в переданном лицензиату объеме.

Предварительный лицензионный договор

Согласно статье 429 ГК РФ, до заключения договора возможно заключение предварительного договора, включающего условия, на которых впоследствии стороны обязуются заключить договор. Предварительный договор заключается в той же установленной форме, что и договор лицензирования.

Получение принудительной лицензии

Любое заинтересованное лицо может в судебном порядке получить лицензию на использование объекта промышленной собственности. Главное условие, которое должно соблюдаться для выдачи принудительной лицензии — длительное неиспользование правообладателем запатентованного объекта. Так для изобретений и промышленных образцов срок неиспользования составляет 4 года, а для полезных моделей — 3 года со дня выдачи патента.

Принудительная лицензия выдается без согласия владельца, однако патентообладатель может оспаривать факт ненадлежащего использования.

Смотрите так же:  Субсидия молодой семье нижневартовск

По объему передаваемых прав принудительная лицензия аналогична неисключительной.

Последствия перехода прав на объект новому правообладателю

Уже после заключения договора не исключена смена правообладателя. Стоит помнить, что смена правообладателя не может являться причиной изменения условий лицензионного соглашения или условиями его расторжения.

Условия заключения сублицензионного договора

Сублицензионный договор — это гражданско-правовой договор, по которому лицензиат передает право на использование результата интеллектуальной деятельности, полученное им по лицензионному договору, третьим лицам.

Разрешение лицензиата третьим лицам использовать объект интеллектуальной собственности оформляется в виде сублицензионного договора. К сублицензионному договору применяются все правила, которым подчиняется лицензионный договор. Однако сублицензионный договор отграничен в сроках действия и географии не только объемом прав правообладателя, но и объемом прав лицензиата.

Возможность заключения сублицензионного договора обязательно должна быть предусмотрена в лицензионном договоре. В случае, если такое условие в договоре не оговорено, необходимо получить письменное согласие правообладателя-лицензиара.

Напоминаем, что лицензиат несет ответственность перед лицензиаром за действия сублицензиата, если в соглашении не предусмотрено иное.

Государственная регистрация предоставления права пользования по договору в Роспатенте

предоставление прав использования объектов промышленной собственности или средств индивидуализации по лицензионным и сублицензионным договорам, подлежат обязательной государственной регистрации в Роспатенте. Так нужно ли регистрировать лицензионный договор? Да, при несоблюдении требования о госрегистрации предоставление право использования считается несостоявшимися.

Лицензионные договоры, по которым передаются права на объекты авторского права (в том числе программы ЭВМ, базы данных, литературные произведения и другое) не регистрируются в Роспатенте! Срок регистрации договора составляет 2 месяца.

Несмотря на то, что причиной отказа в регистрации договоров, согласно регламенту Роспатента, могут стать отсутствие необходимого пакета документов или допущение ошибок в их оформлении, на практике часто ведомство отказывает в регистрации по гораздо большему перечню оснований.

Стоит также иметь в виду, что в случае отказа в регистрации лицензионного договора, Роспатент не возвращает заявителю патентную пошлину!

Патентные поверенные и юристы нашего Патентного Бюро имеют многолетний опыт подготовки и сопровождения регистрации лицензионных договоров, а также многие специалисты имеют опыт работы в самом Роспатенте. Перед тем, как подать документы на регистрацию, по запросу клиента мы можем провести подробное изучение сложившейся ситуации, выявить возможные причины отказа в регистрации договора и помочь в их нейтрализации.

Мы можем гарантировать Вам максимально возможный результат реализации проекта по передаче Вашей интеллектуальной собственности в рамках договора!

В зависимости от тесноты взаимодействия сторон договора, достигнутых договоренностей, а также целей соглашения Вы можете выбрать наиболее подходящий пакет услуг

Когда необходима только регистрация договора

Лицензионный договор или действие под контролем правообладателя

11 декабря 2017 г.

При осуществлении сотрудничества между компанией, являющейся правообладателем товарного знака, и компанией, осуществляющей производство товаров, маркированных данным товарным знаком, в случаях, когда производитель не предполагает дальнейшее введение товара в гражданский оборот, а напротив, произведенный товар в полном объеме возвращается Правообладателю для дальнейшей реализации, нередко возникает вопрос о необходимости заключения лицензионного договора. В большинстве случаев такой договор заключается, однако бывает, когда Правообладатель, уклоняется от заключения лицензионного договора, мотивируя свой отказ законодательной возможностью использования товарного знака «под контролем правообладателя».

Указанная возможность, предусмотренная п. 2. ст. 1486 ГК РФ, дает право иной компании использовать товарный знак по воле Правообладателя без заключения лицензионного договора.

Разъяснения по использованию товарного знака под контролем правообладателя содержатся в Справке, утвержденной постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 07 августа 2015 № СП-23/21: «По общему правилу, воля правообладателя на использование товарного знака третьим лицом может быть выражена в договоре с этим третьим лицом; такими договорами могут быть: договор коммерческой концессии (глава 54 Кодекса), договор простого товарищества (глава 55 Кодекса), договор подряда (глава 37 Кодекса), договор возмездного оказания услуг (глава 38 Кодекса), предварительный договор (статья 429 Кодекса), в том числе лицензионный, и др.»

Однако данный вопрос имеет различного рода аспекты при формировании корректной правовой схемы сотрудничества сторон.

Согласно сложившейся практике, Правообладатели товарных знаков зачастую не имеют возможности производить продукцию самостоятельно, и обращаются к изготовителям, которые производят товар, и наносят на него соответствующий товарный знак. В такой ситуации перед Правообладателем встает вопрос о юридически верном оформлении отношений с изготовителем, чтобы исключить неправомерное использование товарного знака и избежать возможных споров с налоговыми органами. Также, возможны опасения по поводу дополнительной ответственности перед потребителями, если права на товарный знак будут оформлены неверно.

Закон предусматривает различные варианты и способы использования товарного знака, главное, чтобы оно осуществлялось с разрешения Правообладателя.

Использование товарного знака представляет собой осуществление исключительного права на товарный знак лицом, владеющим таким правом на каком-либо основании. Правообладатель может реализовать свое исключительное право, например, путем размещения товарного знака на товарах, этикетках, упаковках товаров, которые производятся, продаются или иным образом вводятся в гражданский оборот (п. 2 ст. 1484 ГК РФ).

Распоряжение исключительным правом на товарный знак происходит путем заключения соответствующих соглашений. Законом предусмотрено два способа распоряжения исключительным правом на товарный знак — путем заключения договора об отчуждении такого права или путем заключения лицензионного соглашения (ст. 1488, 1489 ГК РФ). Гражданский кодекс не запрещает использовать и другие формы соглашений об использовании товарного знака. Однако, по сути эти соглашения также будут лицензионными.

Помимо указанных двух вариантов, ГК РФ предусматривает еще один, способ использования товарного знака — под контролем Правообладателя. Появление в законе формулировки «использование товарного знака под контролем правообладателя» было вызвано сложившейся практикой, однако данное понятие в абсолютном большинстве случаев применяется для доказывании использования товарного знака при угрозе прекращения правовой охраны.

Если же предполагается использование товарного знака в смысле осуществления исключительного права, то законно это можно делать только на основании письменного договора, предоставление права использования по которому, подлежит государственной регистрации. Отсутствие регистрации предоставления права по лицензионному договору имеет, в основном, гражданско-правовые и налоговые последствия. Налоговые последствия, в основном, связаны с необходимостью включения платежей по такому договору в расходы при исчислении налога на прибыль.

Необходимость лицензионного договора зависит от модели отношений Правообладателя и компании – изготовителя, однако изготовителю необходимо обоснование возникновения права нанесения на продукцию товарного знака. И, несмотря на то, что изготовитель не предполагает дальнейшее введение продукции в гражданский оборот, обоснование права использования товарного знака необходимо. Это необходимо для подтверждения своей добросовестности в случае проверок со стороны контролирующих органов и претензий со стороны Правообладателя и потребителей.

Как указывалось выше, договор, по которому осуществляется взаимодействие сторон, может быть договором поставки, подряда и т.д., однако, если согласно его положениям, Правообладатель предоставляет право использования товарным знаком, то в этой части он будет являться лицензионным договором и предоставление права по нему необходимо регистрировать.

Помимо прочего, необходимо отметить, что важным элементом договора, являющегося лицензионным, является наличие положений, посвященных контролю Правообладателя качества выпускаемой Производителем продукции.

Контроль качества – важное и необходимое условие лицензионного договора: Лицензиат обязан обеспечить соответствующее качество производимых или реализуемых им товаров, на которых он помещает лицензионный товарный знак Правообладателя. Требования к качеству товаров устанавливает Правообладатель, он же вправе контролировать соблюдение этого условия. При этом, по требованиям к Лицензиату как изготовителю оба несут солидарную ответственность (п. 2 ст. 1489 ГК РФ).

Резюмируя вышесказанное, подтверждаем, что лицензионные договоры — не единственный вид договоров, на основе которых товарные знаки могут использоваться с разрешения их владельца. Это могут быть договора комиссии, поставки, подряда, а также договора смешанного вида.
Однако, использование других, нежели, лицензионные, договоров, не избавляет от необходимости их государственной регистрации Роспатентом.

П.1ст.1490 ГК РФ, регулирует форму договоров о распоряжении исключительным правом на товарный знак. Согласно этой норме: «. лицензионный договор, а также другие договоры, посредством которых осуществляется распоряжение исключительным правом на товарный знак, должны быть заключены в письменной форме.»

Согласно п. 2. ст. 1232 ГК РФ «В случаях, когда результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации подлежит в соответствии с настоящим Кодексом государственной регистрации, отчуждение исключительного права на такой результат или на такое средство по договору, залог этого права и предоставление права использования такого результата или такого средства по договору, а равно и переход исключительного права на такой результат или на такое средство без договора, также подлежат государственной регистрации, порядок и условия которой устанавливаются Правительством Российской Федерации.»

Таким образом, предоставление права использования по любому виду договоров из представленных выше, которые содержат в себе элементы лицензионного договора, предполагают государственную регистрацию.

Основываясь на вышеизложенных доводах, в целях предания определенности договорной схеме сотрудничества и минимизации возможных рисков при ее осуществлении для Правообладателя и Производителя, можно рекомендовать осуществление деятельности в рамках лицензионного договора, предоставляющего право использования товарного знака, с осуществлением дальнейшей регистрации предоставления права по договору в Федеральном институте промышленной собственности.

Предварительный лицензионный договор